Due Diligence de Propiedad Intelectual en Adquisiciones en Turquía

Cuando compra una empresa tecnológica turca o una marca reconocida, ¿sabe realmente qué está adquiriendo? El verdadero valor de una empresa a menudo no reside en sus activos físicos, sino en sus marcas, patentes, diseños, código de software y nombres de dominio. La due diligence de propiedad intelectual (IP due diligence) es la revisión jurídica que determina —antes del cierre— si la sociedad objetivo posee realmente los derechos que afirma tener y si esos derechos son válidos y transmisibles. Para los inversores extranjeros en particular, esta fase incide directamente tanto en el precio de la operación como en la propia viabilidad de la transacción.

Por qué la due diligence es crítica

En una adquisición, el comprador debe verificar de forma independiente toda la cartera de propiedad intelectual, figure o no en el balance de la sociedad objetivo: marcas registradas y no registradas, patentes y modelos de utilidad, diseños industriales, obras protegidas por la FSEK (el software ante todo), nombres de dominio y la denominación comercial. El objetivo es responder a tres preguntas: ¿existen realmente estos derechos, es la sociedad objetivo su titular legítimo y están gravados por reclamaciones de terceros?

La estructura jurídica de la operación también determina el alcance de la revisión. En un share deal, la persona jurídica inscrita como titular de una marca o patente no cambia: la sociedad objetivo conserva sus derechos. En un asset deal, los derechos se transmiten uno a uno y cada derecho requiere una cesión independiente. Esta distinción condiciona tanto la estructura del contrato como los pasos de inscripción posteriores al cierre.

Señales de alerta habituales

Las revisiones de PI revelan patrones de riesgo recurrentes:

• Marcas no registradas usadas durante años: si la empresa utiliza de hecho una marca pero nunca la registró ante la TÜRKPATENT, el alcance del derecho y su oponibilidad frente a terceros son débiles.
• Invenciones de empleados no documentadas: los artículos 113 y siguientes de la Ley de Propiedad Industrial n.º 6769 (SMK) regulan las invenciones de servicio. Si la reclamación del empleador y la compensación debida al empleado no se tramitaron correctamente, la verdadera titularidad de la patente puede quedar en disputa. El artículo 117 confiere carácter imperativo a estas disposiciones: nada puede pactarse en perjuicio del empleado.
• Renovaciones caducadas: la protección de marcas y diseños tiene plazos determinados; si no se abonó la tasa de renovación, el derecho puede haberse extinguido.
• Contratos de licencia ambiguos: las licencias que no regulan expresamente los derechos de cesión y sublicencia ponen en riesgo el uso tras la adquisición.
• Cumplimiento del software de código abierto: si el producto de la sociedad objetivo incorpora componentes de código abierto, el incumplimiento de las obligaciones de licencia (como la divulgación del código fuente) puede generar una responsabilidad significativa.

Verificación a través del registro de la TÜRKPATENT

La mayoría de los derechos registrados pueden confirmarse mediante registros públicos. Conforme al artículo 106 de la SMK, las solicitudes de patente y las patentes se inscriben en el registro, y el registro es público; el mismo principio rige para marcas y diseños. A través del módulo de búsqueda en línea de la TÜRKPATENT es posible comprobar el titular, las fechas de solicitud y registro, el alcance de la protección, el estado de renovación y las anotaciones inscritas de licencia, prenda o embargo. Esta verificación es la vía más directa para contrastar las declaraciones de la sociedad objetivo con registros independientes.

Declaraciones y garantías de PI en el SPA

En un contrato de compraventa de participaciones (Share Purchase Agreement — SPA) sujeto al Derecho turco, las declaraciones y garantías específicas de propiedad intelectual (representations & warranties) son el respaldo contractual del proceso de due diligence. El vendedor suele garantizar que la sociedad objetivo es la titular exclusiva de todos los derechos enumerados, que los derechos son válidos y están vigentes, que no vulneran derechos de terceros, que las cesiones relativas a invenciones de empleados y autoría se han completado debidamente y que no hay litigios por infracción pendientes. El artículo 18 de la FSEK dispone que los derechos patrimoniales sobre las obras que los empleados crean en el ejercicio de sus funciones son ejercidos por el empleador salvo pacto en contrario, pero, en activos críticos como el software, se espera que dicha transmisión se confirme contractualmente. Si las garantías resultan inexactas, el comprador puede recurrir a los mecanismos de indemnización y de ajuste del precio.

Integración de PI posterior al cierre

Una vez consumada la operación, los derechos deben pasar al titular correcto no solo sobre el papel, sino también en el registro. El artículo 148 de la SMK establece que los derechos de propiedad industrial pueden cederse; que la validez de un contrato de cesión depende de la certificación notarial (artículo 148/4); y que los actos jurídicos se inscriben en el registro. El punto crítico: conforme al artículo 148/5, los derechos derivados de actos no inscritos no pueden oponerse a terceros de buena fe. Por ello, en un asset deal debe inscribirse ante la TÜRKPATENT la cesión de cada marca, patente y diseño. En un share deal el titular inscrito no cambia, pero cualquier modificación de la denominación comercial o del domicilio de la sociedad debe igualmente inscribirse. En materia de derechos de autor, el artículo 48 de la FSEK permite la transmisión de los derechos patrimoniales, mientras que el artículo 52 exige que dichos contratos de cesión consten por escrito y que cada derecho transmitido se especifique por separado.

Preguntas frecuentes

En un share deal, ¿es necesario volver a registrar los derechos de PI? Por regla general, no. En un share deal la persona jurídica inscrita como titular no cambia, por lo que no es preciso volver a ceder los derechos. Si han cambiado la denominación comercial o el domicilio, conviene inscribirlos. En un asset deal se requiere una inscripción de cesión independiente para cada derecho.

¿Tiene valor una marca no registrada en una adquisición? Puede tener un valor limitado. El uso efectivo y la notoriedad pueden generar ciertos derechos, pero no ofrecen una protección tan sólida ni tan transmisible como una marca registrada. Para estas marcas debe planificarse un proceso de registro antes o después de la operación.

¿A quién pertenece el software desarrollado por un empleado? Conforme al artículo 18 de la FSEK, salvo pacto en contrario, el empleador ejerce los derechos patrimoniales sobre las obras que los empleados crean en el ejercicio de sus funciones. Aun así, en el software crítico esta posición debe asegurarse mediante contratos claros y documentos de cesión.

Como inversor extranjero, ¿puedo realizar yo mismo la búsqueda registral? Dado que el registro de la TÜRKPATENT es público, las búsquedas básicas están abiertas a todos. No obstante, interpretar el alcance de la protección, las anotaciones y la cadena de titularidad exige conocimientos especializados, por lo que se recomienda una revisión jurídica independiente.

Cómo puede ayudarle Mona Hukuk

La due diligence de propiedad intelectual es una de las fases más técnicas y más fácilmente pasadas por alto de una adquisición. Mona Hukuk ofrece apoyo integral a inversores nacionales y extranjeros que compran una empresa turca o sus activos: desde la revisión del registro de la TÜRKPATENT, el análisis de las invenciones de empleados y de la cadena de titularidad del software y la negociación de las declaraciones y garantías de PI del SPA, hasta la inscripción de las cesiones tras el cierre.

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