Due Diligence de Propriété Intellectuelle dans les Acquisitions en Turquie

Lorsque vous rachetez une société technologique turque ou une marque reconnue, savez-vous vraiment ce que vous achetez ? La valeur réelle d'une entreprise réside souvent non pas dans ses actifs corporels, mais dans ses marques, ses brevets, ses dessins et modèles, son code logiciel et ses noms de domaine. La due diligence de propriété intellectuelle (IP due diligence) est l'examen juridique qui établit — avant le closing — si la société cible détient réellement les droits qu'elle revendique et si ces droits sont valables et transmissibles. Pour les investisseurs étrangers en particulier, cette étape influe directement sur le prix de l'opération comme sur la faisabilité même de la transaction.

Pourquoi la due diligence est déterminante

Dans une acquisition, l'acheteur doit vérifier de manière indépendante l'ensemble du portefeuille de propriété intellectuelle, qu'il figure ou non au bilan de la société cible : marques enregistrées et non enregistrées, brevets et modèles d'utilité, dessins et modèles industriels, œuvres protégées par la FSEK (le logiciel avant tout), noms de domaine et dénomination commerciale. L'objectif est de répondre à trois questions : ces droits existent-ils réellement, la société cible en est-elle le titulaire légitime et sont-ils grevés de prétentions de tiers ?

La structure juridique de l'opération conditionne aussi l'étendue de l'examen. Dans un share deal, la personne morale inscrite comme titulaire d'une marque ou d'un brevet ne change pas : la société cible conserve ses droits. Dans un asset deal, les droits sont transférés un à un et chaque droit exige une cession distincte. Cette distinction commande à la fois la structure du contrat et les démarches d'inscription postérieures au closing.

Les signaux d'alerte fréquents

Les revues de PI révèlent des schémas de risque récurrents :

• Marques non enregistrées utilisées depuis des années : si l'entreprise exploite effectivement une marque sans l'avoir enregistrée auprès de la TÜRKPATENT, l'étendue du droit et son opposabilité aux tiers sont faibles.
• Inventions de salariés non documentées : les articles 113 et suivants de la loi n° 6769 sur la propriété industrielle (SMK) régissent les inventions de service. Si la revendication de l'employeur et la rémunération due au salarié n'ont pas été traitées correctement, la véritable titularité du brevet peut devenir litigieuse. L'article 117 confère un caractère impératif à ces dispositions : rien ne peut être convenu au détriment du salarié.
• Renouvellements expirés : la protection des marques et des dessins court pour des durées déterminées ; si la taxe de renouvellement n'a pas été payée, le droit peut être éteint.
• Contrats de licence ambigus : les licences qui ne règlent pas expressément les droits de cession et de sous-licence compromettent l'usage après l'acquisition.
• Conformité des logiciels open source : si le produit de la société cible intègre des composants open source, le non-respect des obligations de licence (comme la divulgation du code source) peut engager une responsabilité importante.

La vérification par le registre de la TÜRKPATENT

La plupart des droits enregistrés peuvent être confirmés au moyen des registres publics. Aux termes de l'article 106 de la SMK, les demandes de brevet et les brevets sont inscrits au registre, et le registre est public ; le même principe vaut pour les marques et les dessins et modèles. Le module de recherche en ligne de la TÜRKPATENT permet de vérifier le titulaire, les dates de dépôt et d'enregistrement, l'étendue de la protection, l'état de renouvellement ainsi que les mentions inscrites de licence, de gage ou de saisie. Cette vérification est le moyen le plus direct de confronter les déclarations de la société cible à des registres indépendants.

Déclarations et garanties de PI dans le SPA

Dans un contrat de cession de parts (Share Purchase Agreement — SPA) soumis au droit turc, les déclarations et garanties propres à la propriété intellectuelle (representations & warranties) constituent le filet de sécurité contractuel du processus de due diligence. Le vendeur garantit généralement que la société cible est le titulaire exclusif de tous les droits énumérés, que ces droits sont valables et en vigueur, qu'ils ne portent pas atteinte aux droits de tiers, que les cessions relatives aux inventions de salariés et à la paternité ont été dûment accomplies et qu'aucune action en contrefaçon n'est pendante. L'article 18 de la FSEK prévoit que les droits patrimoniaux sur les œuvres créées par les salariés dans l'exercice de leurs fonctions sont exercés par l'employeur, sauf convention contraire ; mais, pour les actifs critiques comme le logiciel, ce transfert est censé être confirmé contractuellement. Si les garanties se révèlent inexactes, l'acheteur peut recourir aux mécanismes d'indemnisation et d'ajustement du prix.

L'intégration de la PI après le closing

Une fois l'opération réalisée, les droits doivent passer au bon titulaire non seulement sur le papier, mais aussi au registre. L'article 148 de la SMK dispose que les droits de propriété industrielle peuvent être cédés ; que la validité d'un contrat de cession dépend de la certification notariale (article 148/4) ; et que les actes juridiques sont inscrits au registre. Le point crucial : aux termes de l'article 148/5, les droits résultant d'actes non inscrits ne peuvent être opposés aux tiers de bonne foi. Dans un asset deal, la cession de chaque marque, brevet et dessin doit donc être inscrite auprès de la TÜRKPATENT. Dans un share deal, le titulaire inscrit ne change pas, mais toute modification de la dénomination commerciale ou de l'adresse de la société doit néanmoins être inscrite. Sur le plan du droit d'auteur, l'article 48 de la FSEK autorise la transmission des droits patrimoniaux, tandis que l'article 52 exige que de tels contrats de cession soient établis par écrit et que chaque droit transmis soit désigné séparément.

Foire aux questions

Dans un share deal, faut-il réenregistrer les droits de PI ? En principe, non. Dans un share deal, la personne morale inscrite comme titulaire ne change pas, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de céder à nouveau les droits. Si la dénomination commerciale ou l'adresse ont changé, il est conseillé de les faire inscrire. Dans un asset deal, une inscription de cession distincte est requise pour chaque droit.

Une marque non enregistrée a-t-elle une valeur dans une acquisition ? Elle peut avoir une valeur limitée. L'usage effectif et la notoriété peuvent générer certains droits, mais ils n'offrent pas une protection aussi solide ni aussi transmissible qu'une marque enregistrée. Pour de telles marques, une procédure d'enregistrement doit être planifiée avant ou après l'opération.

À qui appartient le logiciel développé par un salarié ? Aux termes de l'article 18 de la FSEK, sauf convention contraire, l'employeur exerce les droits patrimoniaux sur les œuvres créées par les salariés dans l'exercice de leurs fonctions. Néanmoins, pour un logiciel critique, cette position doit être sécurisée par des contrats clairs et des documents de cession.

En tant qu'investisseur étranger, puis-je effectuer moi-même la recherche au registre ? Le registre de la TÜRKPATENT étant public, les recherches de base sont ouvertes à tous. Toutefois, l'interprétation de l'étendue de la protection, des mentions et de la chaîne de titularité requiert une expertise, et un examen juridique indépendant est recommandé.

Comment Mona Hukuk peut vous aider

La due diligence de propriété intellectuelle est l'une des étapes les plus techniques et les plus facilement négligées d'une acquisition. Mona Hukuk offre un accompagnement de bout en bout aux investisseurs nationaux et étrangers qui rachètent une société turque ou ses actifs : de l'examen du registre de la TÜRKPATENT, de l'analyse des inventions de salariés et de la chaîne de titularité du logiciel et de la négociation des déclarations et garanties de PI du SPA, jusqu'à l'inscription des cessions après le closing.

Pour une consultation à Antalya, écrivez-nous à contact@monahukuk.com ou appelez le +90 (242) 606 14 32.